המבחנים הנדרשים בבדיקת רישום סימן מסחרי לפי סעיף 29 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל''ב -1972 

פסק דין משולחנו של בית המשפט העליון שדן כערכאת ערעור על החלטתו של רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר דן בסוגיה מהם המבחנים אותם על רשם הפטנטים להפעיל בבדיקתו את הקריטריונים לפי סעיף 29 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב -1972 (להלן:"הפקודה").

סעיף 29 (א) לפקודה שכותרתו "בקשות מתחרות לסימנים זהים" קובע כדלהלן:

(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.



המקרה הנדון עסק בשתי חברות מתחום הציוד הרפואי שרשמו סימני מסחר דומים עד כדי הטעיה ובגין כך הוחלט ע"י רשם הפטנטים לדחות את הרישום של אחת החברות.

עקב החלטה זו הוגש ערעור בפני בית המשפט העליון.


בית המשפט העליון קבע או יותר נכון קיים הלכה פסוקה כי המבחנים שעל פיהם ניתנת ההחלטה לפי סעיף 29(א) לפקודה הנם:


(א) תום ליבו של כל אחד מן המבקשים בבחירת סימן המסחר שהוא מבקש לרשום.

(ב) מידת השימוש שעשה כל אחד מהם בסימן המסחר שבו בחר בישראל עד מועד הגשתה של הבקשה לרישום וכן עד מועד הדיון בה.

(ג) מועדי הגשתן של הבקשות המתחרות לרישום.


מבחן תום הלב:

כאשר קיים דמיון רב בין סימן מסחר אחד לרעהו קיימת חובה על רשם סימני המסחר לבדוק האם מי מן הבקשות לסימני המסחר הוגשה שלא בתום לב. הבדיקה נערכת על פי ותק הסימן, מקום היווצרותו, מלים וסימנים שצורפו לבקשה, וסיווג התחום במסגרתו מבוקש לרשום את הסימן. כלומר באם שתי חברות העוסקות באותו התחום מבקשות לרשום סימן זהה או דומה על כדי הטעיה יבדוק הרשם באם מי מהחברות נהגה לשיטתו שלא בתום לב. כך לדוגמא, באם חברה בישראל תבקש לרשום סימן מסחר הדומה או זהה למותג ידוע בחו"ל הרי שהדבר יראה כהתנהגות חסרת תום לב ובקשתה לרישום תיפסל.



מבחן מידת השימוש:

מבחן זה בודק את מידת השימוש שעשתה כל אחת מן החברות המבקשות בסימנים המתחרים עובר להגשת הבקשה לרישום. כך לדוגמא, באם חברה פלונית עושה זה שנים שימוש בסימן שאינו רשום ואילו חברה אלמונית הגישה זה מכבר בקשת רישום על סימן שלא עשתה בו שימוש מעולם הרי שהדבר ימחיש כי החברה הראשונה זכאית לרשום את סימן המסחר מתוקף שימושה לאורך זמן. בית המשפט העליון כינה מצב זה במילים "לרכוש הכרה והוקרה בסימן המסחר".



מבחן מועדי ההגשה:

מבחן זה הנו משני לשני המבחנים האחרים. יחד עם זאת יש במועד הגשת הבקשות כדי לחזק את מסקנתו של רשם הפטנטים איזו חברה זכאית לקבל את הרישום וכל זאת בתנאי כמובן שהבקשה המוקדמת לרישום נעשתה בתום לב.



לאחר שרשם סימני המסחר בוחן נקודות אלו עליו לבדוק את משקלן המצטבר של המסקנות האמורות ולהורות על קיבול אחת הבקשות בהסתמך על העובדות שלפניו.



בנוסף, על רשם סימני המסחר לדון בשאלה אם יש לרשום במקביל את שני הסימנים בהתאם לכתוב בסעיף 30(א) לפקודה שכותרתו "שימוש מקביל" ולשונו כדלקמן:



"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום-לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".



כלומר, באם רשם סימני המסחר מתרשם כי הרישום המקביל נעשה בתום לב וכי קיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן, ניתן לרשום סימני מסחר דומים עד כדי הטעיה בתנאים ובמגבלות שיראו לנכון.



ואולם יודגש כי באם הדמיון הניכר בין סימני המסחר של כל אחד מן המבקשים וכן העובדה ששניהם מתייחסים לאותו סוג של מוצרים מחזקים אף הם את מסקנתו של רשם הפטנטים כי רישום מקביל של שני הסימנים עלול לגרום להטעייתו של הציבור ויאפשר לאחד מן המבקשים להנות שלא כדין מהמוניטין שצבר חברו אזי אין מקום במקרה דנן להפעיל את האמור בסעיף 30 (א).
רן פרנקל , עו"ד